文丨王松（上海大邦律師事務(wù)所合伙人，律師，專利代理師。）
2024年4月7日，深圳海能達(dá)通信股份有限公司（簡稱“海能達(dá)”）在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱：根據(jù)美國法院的法令，在另行通知之前，海能達(dá)不得在世界任何地方銷售任何含有對講機(jī)技術(shù)的產(chǎn)品。受美國訴訟案件影響，海能達(dá)發(fā)布公告后的第一個交易日（4月8日）一字跌停，次日（4月9日）跌6.13%。
一、海能達(dá)與摩托羅拉涉案訴訟
海能達(dá)被稱為“專網(wǎng)小華為”，主營業(yè)務(wù)覆蓋對講機(jī)終端、集群系統(tǒng)等專業(yè)無線通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，在全球?qū)＞W(wǎng)市場的地位僅次于摩托羅拉。
海能達(dá)與摩托羅拉相關(guān)訴訟曠日已久。2020年2月17日，海能達(dá)發(fā)布公告指出，2017年3月15日，MOTOROLA SOLUTIONS INC.(簡稱“摩托羅拉”)及摩托羅拉馬來西亞公司在美國伊利諾伊州聯(lián)邦地區(qū)法院（簡稱“美國法院”）起訴海能達(dá)、海能達(dá)美國公司、海能達(dá)美西公司侵犯其商業(yè)秘密，認(rèn)為海能達(dá)部分型號產(chǎn)品侵犯摩托羅拉商業(yè)秘密。2018年8月2日，摩托羅拉公司向美國法院提出增加版權(quán)侵權(quán)的訴訟請求，認(rèn)為海能達(dá)部分型號產(chǎn)品侵犯摩托羅拉公司的版權(quán)。美國當(dāng)?shù)貢r間2020年2月14日，上述案件陪審團(tuán)作出裁決，認(rèn)為海能達(dá)、海能達(dá)美國公司、海能達(dá)美西公司侵犯摩托羅拉一項或多項商業(yè)秘密及美國版權(quán)，應(yīng)向摩托羅拉支付損害賠償34,576.12萬美元及懲罰性賠償41,880萬美元，合計76,456.12萬美元（約合人民幣52.71億元）。
另據(jù)海能達(dá)于2021年1月12日發(fā)布的公告，美國法院對先前判賠金額進(jìn)行了調(diào)減，其中商秘部分損失賠償金額調(diào)減0.736億美元，懲罰性賠償金額調(diào)減1.472億美元，整體賠償金額由7.65億美元調(diào)減至5.43億美元，減少了2.22億美元。
2024年4月8日，海能達(dá)發(fā)布公告稱，海能達(dá)于2022年6月向深圳市中級人民法院（簡稱“深圳中院”）訴請海能達(dá)全新設(shè)計開發(fā)的H系列產(chǎn)品不侵犯摩托羅拉商業(yè)秘密和版權(quán)。案件進(jìn)入庭審環(huán)節(jié)后，摩托羅拉向美國法院提交禁訴令動議，要求海能達(dá)撤回深圳案件的起訴；美國法院于2024年3月25日批準(zhǔn)了該動議。近日，海能達(dá)收到美國法院的判令，判令認(rèn)定海能達(dá)未能完全遵守其禁訴令，臨時禁止海能達(dá)在全球范圍內(nèi)銷售雙向無線電技術(shù)的產(chǎn)品，并處以每天100萬美元的罰款，直至海能達(dá)完全遵守禁訴令之時止。目前，海能達(dá)已撤銷深圳案件的起訴，同時按要求暫停銷售雙向無線電技術(shù)產(chǎn)品，并已向美國法院申請撤銷上述判令，近日正在美國法院持續(xù)進(jìn)行聽證。海能達(dá)將進(jìn)一步采取各項應(yīng)對措施，爭取最短時間撤銷上述判令。
二、何為禁訴令？
禁訴令是法院對擁有管轄權(quán)的當(dāng)事人簽發(fā)的，由一方當(dāng)事人申請，對另一方當(dāng)事人發(fā)出阻止其在外國法院就相同或類似糾紛提起訴訟或繼續(xù)進(jìn)行訴訟的限制性命令。
禁訴令起源于15世紀(jì)的英國，由英國衡平法院為禁止普通法院的平行訴訟設(shè)計而成；至19世紀(jì)，英國法院已將禁訴令制度全面適用于涉外平行訴訟。美國、澳大利亞等其他英美法系國家也經(jīng)常在涉外平行訴訟中簽發(fā)禁訴令。
2024年1月30日，海能達(dá)發(fā)布的2023年度業(yè)績預(yù)告中指出，當(dāng)前海能達(dá)傳統(tǒng)涉訴產(chǎn)品已基本停產(chǎn)，H系列產(chǎn)品正全面替代上一代產(chǎn)品，且不受訴訟影響，并已在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)全面推廣并獲得市場高度認(rèn)可。
據(jù)海能達(dá)于2023年10月27日發(fā)布的2023年三季度報告，2023年前三季度，海能達(dá)實現(xiàn)營業(yè)收入35.99億元，主營專業(yè)無線通信設(shè)備實現(xiàn)收入29.50億元（占比約82%），而雙向無線電技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品又為主營專業(yè)無線通信設(shè)備的主要構(gòu)成。
根據(jù)美國法院判令，并未將海能達(dá)的H系列產(chǎn)品排除在訴訟影響之外。美國法院判令禁訴的同時，禁止海能達(dá)在全球范圍內(nèi)銷售雙向無線電技術(shù)的產(chǎn)品，震懾效果遠(yuǎn)超普通禁訴令。
三、美國法院的禁訴令是否合乎邏輯？
根據(jù)禁訴令的含義——禁止當(dāng)事人就相同或類似糾紛提起訴訟或繼續(xù)進(jìn)行訴訟；美國法院的案件涉及海能達(dá)雙向無線電產(chǎn)品侵犯摩托羅拉商業(yè)秘密及版權(quán)糾紛，海能達(dá)在深圳中院的訴請內(nèi)容為H系列產(chǎn)品不侵犯摩托羅拉商業(yè)秘密和版權(quán)；這使得美國法院能輕易找出其中的關(guān)聯(lián)，兩個案件的主要當(dāng)事人相同，且糾紛均為雙向無線電產(chǎn)品是否侵犯商業(yè)秘密及版權(quán)糾紛。
由于商業(yè)秘密涉及未被公開的技術(shù)，筆者認(rèn)為，美國法院作出海能達(dá)侵犯摩托羅拉商業(yè)秘密的判決生效后，海能達(dá)即被美國法院認(rèn)定海能達(dá)存在侵權(quán)行為（除非能推翻相應(yīng)判決），并不存在海能達(dá)某產(chǎn)品侵犯商業(yè)秘密、海能達(dá)某產(chǎn)品不侵犯商業(yè)秘密之區(qū)分。
侵犯商業(yè)秘密與侵犯專利權(quán)不同，產(chǎn)品經(jīng)過規(guī)避設(shè)計，存在不再侵犯專利權(quán)的可能；但對于已被認(rèn)定存在侵犯商業(yè)秘密行為的生效判決，即使H系列產(chǎn)品不涉及摩托羅拉的涉案商業(yè)秘密及版權(quán)，也無法作為推翻海能達(dá)此前已存在侵犯商業(yè)秘密行為的有力論據(jù)。若海能達(dá)希望繼續(xù)在美國/海外銷售相關(guān)產(chǎn)品，美國法院的相關(guān)判決需要妥善應(yīng)對。
當(dāng)然，不同國家的法律制度可能存在差異，不同國家法院對是否侵犯商業(yè)秘密的認(rèn)定也可能存在不同。而海能達(dá)希望深圳中院認(rèn)定的是H系列產(chǎn)品不侵犯美國案件涉及的商業(yè)秘密及版權(quán)。但筆者認(rèn)為，即使中國法院認(rèn)定海能達(dá)H系列產(chǎn)品不侵犯摩托羅拉的專利權(quán)及版權(quán)，這對于美國法院在2021年作出判決的救濟(jì)效果可能也微乎其微。這是由于：美國法院的判決是否能在中國承認(rèn)和執(zhí)行具有不確定性，中國法院的判決亦存在不被美國法院承認(rèn)的可能；此外，如前所述，即使H系列產(chǎn)品不侵犯摩托羅拉的涉案商業(yè)秘密及版權(quán)，也無法作為海能達(dá)此前不存在侵犯商業(yè)秘密行為的證明。
因此，僅以目前披露的信息，筆者認(rèn)為海能達(dá)撤回深圳中院的訴訟對其影響不大，目前急需采取措施對應(yīng)美國法院于2021年作出的相關(guān)判決，或先解燃眉之急撤銷美國法院的判令。
四、依美國法院判決能否執(zhí)行海能達(dá)在中國境內(nèi)的資產(chǎn)？
2022年1月22日，海能達(dá)發(fā)布公告稱，海能達(dá)在美國的三家子（孫）公司已于2020年5月根據(jù)美國破產(chǎn)法典第十一章的規(guī)定主動向美國加利福尼亞州中區(qū)破產(chǎn)法院申請破產(chǎn)重整。另據(jù)海能達(dá)于2024年1月30日發(fā)布的2023年度業(yè)績預(yù)告，海能達(dá)在英國暫無直接可執(zhí)行資產(chǎn)。
據(jù)海能達(dá)于2023年10月27日發(fā)布的2023年三季度報告，海能達(dá)總資產(chǎn)約118.5億元人民幣，所有者權(quán)益約65億元人民幣；另，海能達(dá)在2024年4月9日晚間的市值約72.36億元人民幣。海能達(dá)的大部分資產(chǎn)應(yīng)在國內(nèi)，若摩托羅拉執(zhí)行海能達(dá)在國內(nèi)的資產(chǎn)，需要向我國法院提交承認(rèn)和執(zhí)行美國法院的判決和裁定的申請，只有在通過我國人民法院審查后方能執(zhí)行其資產(chǎn)。
我國民事訴訟法對承認(rèn)和執(zhí)行外國法院的判決和裁定規(guī)定了若干條件?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第三百條指出，對申請或者請求承認(rèn)和執(zhí)行的外國法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定，人民法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)判決、裁定違反中華人民共和國法律的基本原則或者損害國家主權(quán)、安全、社會公共利益，裁定不予承認(rèn)和執(zhí)行。
針對本案，摩托羅拉依美國案件執(zhí)行海能達(dá)位于中國境內(nèi)資產(chǎn)應(yīng)存在不小的難度。若從獲得直接賠付的角度，摩托羅拉可與海能達(dá)達(dá)成和解方案。
五、海能達(dá)與摩托羅拉之間的其他訴訟
2017年11月14日，海能達(dá)將與摩托羅拉的訴訟戰(zhàn)擴(kuò)大至中國；海能達(dá)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求法院判令摩托羅拉方面停止濫用市場支配地位的壟斷行為并賠償損失及合理開支。北京知識產(chǎn)權(quán)法院駁回了海能達(dá)的全部訴訟請求。
海能達(dá)還分別在國內(nèi)法院提起摩托羅拉侵犯海能達(dá)發(fā)明專利權(quán)、實用新型專利權(quán)之訴；相關(guān)訴訟的一審法院均駁回海能達(dá)公司的訴訟請求，海能達(dá)上訴后，最高法院均維持一審判決，駁回海能達(dá)的上訴請求。
雖然海能達(dá)在國內(nèi)的訴訟碰壁，其在海外的部分訴訟卻迎來曙光。
2023年3月31日，海能達(dá)發(fā)布的2022年年度報告指出：2022年12月23日澳洲法院公布一審判決的結(jié)果如下：摩托羅拉起訴的3項專利侵權(quán)中，2項專利被判無效，即海能達(dá)不侵權(quán)；1項專利被認(rèn)定有效，但海能達(dá)于2019年11月后銷售的產(chǎn)品不侵權(quán)。
2023年4月28日，海能達(dá)發(fā)布的2023年一季度報告指出：2023年3月16日杜塞爾多夫高等法院開庭審理杜塞爾多夫案，2023年4月20日二審審理結(jié)束，法院判決海能達(dá)勝訴，海能達(dá)不構(gòu)成專利侵權(quán)。
六、禁訴令制度是否是英美法系國家的專利？
禁訴令制度并非英美法系國家的專利，已延伸至大陸法系國家。隨著科技的高速發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可糾紛對主體國產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，為保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，禁訴令制度被德國、法國等大陸法系國家頻頻使用。
我國法院的首例禁訴令出現(xiàn)在2020年。2020年8月28日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭就康文森與華為的確認(rèn)不侵害專利權(quán)及標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可糾紛三案作出行為保全的民事裁定，要求康文森在最高人民法院就該三案作出終審判決前不得申請執(zhí)行德國杜塞爾多夫地區(qū)法院于8月27日作出的要求華為停止侵權(quán)的一審判決，違反裁定則處以每日罰款人民幣100萬元、按日累計，這一行為保全裁定于9月11日經(jīng)復(fù)議后得到維持并立即生效執(zhí)行。
最高人民法院做出上述禁訴令的依據(jù)為《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零三條，人民法院對于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件，根據(jù)對方當(dāng)事人的申請，可以裁定對其財產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當(dāng)事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定采取保全措施。
最后，回到海能達(dá)與摩托羅拉的美國案件，希望海能達(dá)能盡快撤銷美國法院的判令，或能與摩托羅拉達(dá)成就美國法院2021年判決的和解方案，消除其在全球范圍內(nèi)被禁止銷售的困境。
隨著國家之間產(chǎn)業(yè)競爭的加深，我國企業(yè)在走向海外過程中需要有足夠的警覺，避免陷入侵犯商業(yè)秘密、專利權(quán)、版權(quán)等涉知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的漩渦或陷阱，尤其注意不可故意侵權(quán)。美國專利等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，在侵權(quán)人故意侵權(quán)的情況下，法院可以判給勝訴的權(quán)利人最高3倍的懲罰性賠償金。
（文章僅代表作者觀點。責(zé)編郵箱：yanguihua@jiemian.com。）